Η ρύθμιση της διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας στο Πολυνομοσχέδιο της 11.4.2013
8.5.2013
Η ρύθμιση της διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας στο Πολυνομοσχέδιο της 11.4.2013 και η ανάγκη συμπλήρωσής της – Παρατηρήσεις, σκέψεις και προτάσεις με αφορμή την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 162 του Ν. 4072/2012*.
Ηλίας Ευρ. Σουφλερός
Αναπληρωτής καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
*Στη μνήμη του Καθηγητή Αντώνη Αντάπαση
I. Εισαγωγικά
1. Την 11.4.2013 κατατέθηκε στη Βουλή το Σ/Ν με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=ad588a5c-f50d-4011-b751-64643077c3aa).
2. Το τρίτο κεφάλαιο του ως άνω Σ/Ν (άρθρα 14-38) αναφέρεται σε τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 4072/2012 που αναφέρονται στα σήματα, και ειδικότερα των άρθρων 121, 131, 132, 136, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 156, 159, 160, 161, 162, 177, 179, 182, 185, 186, 187, 192 και 193 του τελευταίου.
3. Ειδικότερα, με το άρθρο 30 του ως άνω Σ/Ν προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 162 του Ν. 4072/2012 που αναφέρεται στη «Διαδικασία διαγραφής του σήματος λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας».
4. Το προτεινόμενο, με το άρθρο 30 του ως άνω Σ/Ν, νέο κείμενο του άρθρου 162 του Ν. 4072/2012 έχει ως εξής:
«Τροποποίηση άρθρου 162
Το άρθρο 162 Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η αίτηση για διαγραφή λόγω έκπτωσης ή λόγω ακυρότητας υποβάλλεται με έγγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία Σημάτων από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων.
2. Η Υπηρεσία Σημάτων ενημερώνει αμέσως τον αιτούντα για τη λήψη της αίτησης διαγραφής, τον αριθμό πρωτοκόλλου, που δόθηκε σε αυτήν και την ημερομηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που θα την εξετάσει.
3. Δεν νομιμοποιείται να ζητήσει διαγραφή λόγω ακυρότητας για τους λόγους του άρθρου 124 εκείνος, ο οποίος τους είχε προβάλει κατά τη διαδικασία καταχώρισης, εφόσον αυτοί κρίθηκαν κατʼ αντιδικία με τον δικαιούχο του σήματος από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων ή τα διοικητικά δικαστήρια.
4. Τα επιμελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών ή μέλη τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας μόνο στις περιπτώσεις των άρθρων 123 και 160 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄.
5. Για την εξέταση της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 145.
6. Μετά από αίτημα του δικαιούχου του σήματος του οποίου ζητείται η διαγραφή λόγω ακυρότητας, ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος που αιτείται τη διαγραφή οφείλει να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών, που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης διαγραφής λόγω ακυρότητας, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία είχε καταχωρισθεί και τα οποία επικαλείται προς δικαιολόγηση της αίτησης διαγραφής, ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση αυτού, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή το προγενέστερο σήμα ήταν από πενταετίας τουλάχιστον καταχωρισμένο. Αν δεν αποδειχθούν τα ανωτέρω η αίτηση διαγραφής λόγω ακυρότητας απορρίπτεται. Αν το προγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίσθηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της αίτησης διαγραφής, θεωρείται καταχωρισμένο μόνο γιʼ αυτό το μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών. Ως προς τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος της απόδειξης χρήσης του προγενέστερου σήματος και τις προθεσμίες που τάσσονται από τον Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 143 του παρόντος νόμου.
Αίτηση διαγραφής ένεκα κατάθεσης που έγινε αντίθετα στην καλή πίστη ή κατάθεσης που έγινε κακόπιστα, ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της προστασίας του σήματος».
5. Στην αιτιολογική έκθεση επί του ως άνω άρθρου 30 του Σ/Ν αναφέρονται σχετικά τα εξής:
«Η αντικατάσταση του άρθρου 162 κρίνεται αναγκαία λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η αντικατάσταση γίνεται για να προβλεφθεί η διαδικασία που τηρείται στην κατάθεση και εξέταση της αίτησης διαγραφής σήματος και να προβλεφθεί αναλογική εφαρμογή με τα ισχύοντα επί ανακοπής κατά δήλωσης σήματος, που στην ουσία ερείδεται επί της ίδιας αιτιολογικής βάσης, αλλά ασκείται σε άλλο στάδιο της διαδικασίας έγκρισης του σήματος».
II. Παρατηρήσεις με αφορμή ορισμένες από τις προτεινόμενες στο Σ/Ν νέες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαγραφή του σήματος (προτεινόμενο νέο άρθρο 162).
1.Ως προς την (ορθή) απάλειψη της γενικής 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας του ισχύοντος άρθρου 162 παρ. 4 εδ. 1 για την υποβολή αίτησης διαγραφής του σήματος
6. Επισημαίνεται καταρχάς ότι στο προτεινόμενο νέο άρθρο 162 δεν προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή αίτησης διαγραφής του σήματος. Έχει δηλ. απαλειφθεί η ισχύουσα σχετική ρύθμιση του άρθρου 162 παρ. 4 εδ. 1 του Ν. 4072/2012, σύμφωνα με την οποία «η αίτηση διαγραφής για λόγους ακυρότητας του άρθρου 161, ασκείται εντός προθεσμίας 5 ετών από την καταχώριση του σήματος» [βλ. και άρθρο 17 παρ. 6 εδ. 1 του προϊσχύσαντος Ν. 2239/1994, που όριζε ότι «στις περιπτώσεις της παρ. 1 εδ. ε΄ του ίδιου άρθρου (δηλ. στις περιπτώσεις καταχώρισης του σήματος κατά παράβαση των λόγων απαραδέκτου των άρθρων 3 και 4 του Ν. 2239/1994), η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται εντός προθεσμίας 5 ετών, που αρχίζει από την καταχώριση του σήματος, εκτός αν έχει κατατεθεί κακόπιστα»].
7. Η απάλειψη, στο ως άνω Σ/Ν, της ισχύουσας 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας για την υποβολή αίτησης διαγραφής, απάλειψη που είναι καταρχήν ορθή για τους λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια (βλ. αμέσως παρακάτω, αριθμ. 8 επ.), θα πρέπει πάντως να συνοδεύεται από την απάλειψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του προτεινόμενου νέου άρθρου 162, σύμφωνα με την οποία:
«Αίτηση διαγραφής ένεκα κατάθεσης που έγινε αντίθετα στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα, ασκείται καθʼ όλη τη διάρκεια προστασίας του σήματος».
Και τούτο διότι η διάταξη αυτή (η οποία υπάρχει και στο ισχύον άρθρο 162 παρ. 4 εδ. 2 του Ν. 4072/2012) προϋποθέτει λογικά την ύπαρξη προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης διαγραφής στις λοιπές περιπτώσεις, όπου δεν θα υπάρχει κακόπιστη κατάθεση. Τέτοια προθεσμία όμως δεν προβλέπεται πλέον σε κάποιο από τα προηγούμενα εδάφια της παρ. 6, οπότε η ως άνω διάταξη καθίσταται άνευ αντικειμένου. Η επιφύλαξη της κακόπιστης κατάθεσης επιβάλλεται πάντως να περιληφθεί στη ρύθμιση της αποδυνάμωσης (απώλειας λόγω ανοχής) του δικαιώματος του προγενέστερου δικαιούχου σήματος ή άλλου δικαιώματος να ζητήσει τη διαγραφή του μεταγενέστερου σήματος, της οποίας η εισαγωγή προτείνεται στη συνέχεια (βλ. εκτενέστερα παρακάτω, αριθμ. 29 επ., 34).
8. Κατά τα λοιπά, η προτεινόμενη απάλειψη της γενικής 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας για την υποβολή αίτησης διαγραφής θα πρέπει να θεωρηθεί ορθή για τους ακολούθους λόγους:
9. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 160 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Ν. 4072/2012 ο δικαιούχος σήματος εκπίπτει του δικαιώματός του (ολικά ή μερικά) εάν, μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ετών από την καταχώριση του σήματος δεν κάνει ουσιαστική χρήση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει καταχωρισθεί (ή αν διακόψει τη χρήση του σήματος για 5 συνεχή έτη), ενώ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 160 παρ. 3 στοιχ. α΄ του ίδιου νόμου, δεν επέρχεται έκπτωση του δικαιώματος εάν ο δικαιούχος του σήματος αποδείξει ότι η μη χρήση αυτού οφείλεται σε εύλογη αιτία.
10. Από τις διατάξεις αυτές [οι οποίες, σημειωτέον, μεταφέρουν στο ελληνικό δίκαιο των σημάτων τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 και 12 παρ. 1 εδ. 1 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (τώρα κωδικοποιητικής οδηγίας 2008/95/ΕΚ)] προκύπτει ότι ο δικαιούχος σήματος έχει, βάσει του νόμου, την ευχέρεια (χωρίς να διατρέχει κίνδυνο έκπτωσης από το δικαίωμά του στο σήμα) να καθυστερήσει την έναρξη χρήσης του καταχωρισμένου σήματός του τουλάχιστον μέχρι τη συμπλήρωση 5ετίας από την καταχώρισή του, ή ακόμα και για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την πάροδο της 5ετίας, εφόσον αποδείξει ότι η μη χρήση του οφείλεται σε εύλογη αιτία.. Αυτό επιβεβαιώνεται έμμεσα και από τις διατάξεις του άρθρου 143 παρ. 1 και 4 του Ν. 4072/2012 (απόδειξη, από τον ανακόπτοντα, της ουσιαστικής χρήσης του προγενέστερου σήματός του), καθώς και από την προτεινόμενη, με το άρθρο 30 του Πολυνομοσχεδίου της 11.4.2013, νέα διάταξη του άρθρου 162 παρ. 6 εδ. 1 και 2 (βλ. παραπάνω, αριθμ. 4), η οποία, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση (βλ. παραπάνω, αριθμ. 5), μεταφέρει, και στη διαδικασία της αίτησης διαγραφής, την αντίστοιχη ρύθμιση που ισχύει για την ανακοπή.
11. Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω είναι πολύ πιθανό, ένας δικαιούχος συγκρουόμενου προγενεστέρου σήματος ή άλλου δικαιώματος κατά την έννοια του άρθρου 124 παρ. 2 και 3 αντίστοιχα του Ν. 4072/2012, να μη λάβει γνώση της ύπαρξης του συγκρουόμενου μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος πριν από την πάροδο της γενικής 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης διαγραφής που θεσπίζει η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 162 παρ. 4 εδ. 1 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει.
12. Ο κίνδυνος αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος για τον δικαιούχο άλλου προγενέστερου δικαιώματος κατά την έννοια του άρθρου 124 παρ. 3 του Ν. 4072/2012, από ό,τι για τον προγενέστερο σηματούχο κατά την έννοια του άρθρου 124 παρ. 2 του ίδιου νόμου. Τούτο δε διότι, κατά την αυτεπάγγελτο έλεγχο της Υπηρεσίας Σημάτων βάσει του άρθρου 139 του Ν. 4072/2012 για τη διαπίστωση συνδρομής κάποιου από τους αναφερόμενους στο άρθρο 124 του Ν. 4072/2012 σχετικούς λόγους απαραδέκτου, είναι περισσότερο πιθανό να έχει διαφύγει του ως άνω ελέγχου η ύπαρξη προγενέστερου δικαιώματος κατά την έννοια του άρθρου 124 παρ. 3 από ό,τι η ύπαρξη προγενέστερου σήματος ή προγενέστερης δήλωσης σήματος κατά την έννοια του άρθρου 124 παρ. 2 του Ν. 4072/2012, ενόψει του ότι η ύπαρξη προγενέστερου σήματος ή προγενέστερης δήλωσης σήματος μπορεί να διαπιστωθεί μέσω αναδρομής στο Μητρώο Σημάτων (βλ. άρθρα 137 και 147 του Ν. 4072/2012), δυνατότητα η οποία δεν υπάρχει όσον αφορά την ύπαρξη άλλου προγενέστερου δικαιώματος (βλ. σχετικά Σουφλερό, Η ρύθμιση του περιορισμού προστασίας του σήματος στον Ν. 2239/1994, στο Σ/Ν «Περί σημάτων» της 6.5.2011 και στο κατατεθέν Πολυνομοσχέδιο της 22.3.2012 - Κριτικές παρατηρήσεις, σκέψεις και προτάσεις για τη χρήση «όχι εν είδει σήματος», την αποδυνάμωση δικαιώματος, την «παραποίηση» και την «απομίμηση», υπό το φώς της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (τώρα οδηγίας 2008/95/ΕΚ), σε Τιμ. Τόμο Ν.Κ. Ρόκα, 2012, σελ. 942, 956 επ., αριθμ. 30).
13. Εξάλλου, και όσον αφορά τον (πιθανό) αντίλογο, ότι κάθε προγενέστερος δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου 124 παρ. 2 και 3 του Ν. 4072/2012 (επομένως και ο δικαιούχος άλλου προγενέστερου δικαιώματος) έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει στο Μητρώο Σημάτων αν υπάρχει μεταγενέστερο συγκρουόμενο σήμα (ή δήλωση σήματος) και να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του πριν από την πάροδο 5ετίας από την καταχώριση του τελευταίου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό είναι περισσότερο πιθανό να αναμένεται από τον προγενέστερο σηματούχο (λόγω της φύσης του δικαιώματός του και της εξοικείωσής του με τις σχετικές διαδικασίες) και λιγότερο από τον δικαιούχο άλλου προγενέστερου δικαιώματος, ο οποίος κατά κανόνα θα αντιδράσει μόνον όταν αντιληφθεί τη χρήση μεταγενέστερου συγκρουόμενου σήματος στις συναλλαγές.
14. Υπενθυμίζεται, ότι ο προ του Ν. 2239/1994 ισχύσας ΑΝ 1998/1939 προέβλεπε, στο άρθρο 15 παρ. 1 στοιχ. ε΄ και στ΄, ότι η (τριετής) αποσβεστική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης διαγραφής άρχιζε από τη χρονολογία του Δελτίου Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο οποίο δημοσιευόταν η περίληψη της απόφασης που έκανε δεκτό το (μεταγενέστερο) συγκρουόμενο σήμα («προσβαλλομένη απόφασις»), υπό τη ρητή όμως προϋπόθεση, ότι τα φέροντα το κατατεθέν σήμα προϊόντα είχαν τεθεί πράγματι (και όχι εικονικά) σε κυκλοφορία. Με άλλα λόγια, η ως άνω (τριετής) προθεσμία δεν άρχιζε αν δεν είχε αρχίσει να γίνεται πραγματική χρήση του μεταγενέστερου συγκρουόμενου σήματος.
15. Όπως είχε επισημανθεί στη θεωρία υπό το κράτος του ΑΝ 1998/1939, «ο λόγος αναστολής ενάρξεως της προθεσμίας είναι ότι η κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι ο ασφαλέστερος τρόπος δημοσιότητος, ώστε να δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του ο θιγόμενος» (βλ. Ν.Ρόκα, Δίκαιον Σημάτων, 1978, σελ. 191).
16. Ωστόσο, παρόμοια διάταξη δεν περιλήφθηκε ούτε στον μεταγενέστερο Ν. 2239/1994 ούτε στον ισχύοντα Ν. 4072/2012.
17. Επομένως, σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, η θέσπιση, με το άρθρο 162 παρ. 4 εδ. 1 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει, της γενικής 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας για την υποβολή αίτησης διαγραφής στερεί τον προγενέστερο σηματούχο ή δικαιούχο άλλου δικαιώματος από τη δυνατότητα να ζητήσει την (οριστική) διαγραφή του μεταγενέστερου συγκρουόμενου σήματος.
18. Η μόνη δυνατότητα που απομένει στα ως άνω πρόσωπα είναι να ζητήσουν την απαγόρευση χρήσης του τελευταίου προσφεύγοντας στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια βάσει των άρθρων 150 επ. του Ν. 4072/2012 (τα οποία μεταφέρουν στο ελληνικό δίκαιο των σημάτων τις διατάξεις της οδηγίας 2004/48/ΕΚ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) εφαρμοζόμενων είτε ευθέως, εφόσον πρόκειται για προγενέστερο σηματούχο, είτε αναλογικά, εφόσον πρόκειται για προγενέστερο δικαιούχο άλλου δικαιώματος. Σημειωτέον μάλιστα ότι η ως άνω δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής όχι μόνον δεν απαγορεύεται από την οδηγία 2004/48/ΕΚ αλλά είναι απολύτως σύμφωνη προς αυτή ενόψει του ότι η ως άνω οδηγία περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, που προβλέπονται από την ενωσιακή ή/και την εθνική νομοθεσία, επομένως, μεταξύ άλλων, εκτός από τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος, ως προς τα οποία όμως δεν έχει γίνει ακόμη μεταφορά των ρυθμίσεών της στο ελληνικό δίκαιο (βλ. σχετικά και γενικότερα Σουφλερό, σε Τιμ. Τόμο Ν.Κ.Ρόκα, ό.π., σελ. 970 επ., αριθμ. 51). Σε κάθε περίπτωση όμως, τα τελευταία μπορούν να προστατευθούν (και) κατʼ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 146/1914 (άρθρα 1, 13-15).
19. Παρά την ύπαρξη της ως άνω δυνατότητας προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια, η θέσπιση της γενικής 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης διαγραφής, με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 162 παρ. 4 εδ. 1 του Ν. 4072/2012, όπως (ακόμα) ισχύει, δεν παύει να είναιτουλάχιστον προβληματική, αν όχι αντίθετη προς την οδηγία 89/104/ΕΟΚ (τώρα κωδικοποιητική οδηγία 2008/95/ΕΚ), ιδίως υπό το πρίσμα της αντίθεσης προς τηναρχή της αποτελεσματικότητας, στο μέτρο που η εφαρμογή της ως άνω εθνικής διάταξης μπορεί, σε περιπτώσεις όπως οι προαναφερθείσες, να στερήσει από τον προγενέστερο σηματούχο ή δικαιούχο άλλου δικαιώματος τη δυνατότητα να ζητήσει τη διαγραφή του μεταγενέστερου συγκρουόμενου σήματος, δυνατότητα που απορρέει ιδίως από το άρθρο 4 παρ. 1, 3 και 4 της οδηγίας, όπου προβλέπεται ρητά ότι η συνδρομή σχετικών λόγων απαραδέκτου έχει ως συνέπεια τη μη καταχώριση ή (αν αυτή έχει ήδη γίνει) τη διαγραφή (ακυρότητα) του ως άνω σήματος.
20. Επισημαίνεται τέλος ότι στις ως άνω οδηγίες δεν προβλέπεται κάποια γενική αποσβεστική προθεσμία, που να αρχίζει από την καταχώριση του σήματος, για την υποβολή αίτησης διαγραφής σε περίπτωση συνδρομής σχετικών λόγων απαραδέκτου. Το ίδιο ισχύει και για την αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική νομοθεσία περί σημάτων. Η γαλλική νομοθεσία (Article L714-4 του γαλλικού νόμου - Code de la Propriété Intellectuelle) προβλέπει προθεσμία 5 ετών αλλά μόνο για τον δικαιούχο «παγκοίνως γνωστού» σήματος κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της Σύμβασης των Παρισίων (Ν. 213/75), το οποίο προβλέπει, στην παρ. 2, την παροχή τουλάχιστον πενταετούς προθεσμίας από τη χρονολογία της καταχώρισης για την υποβολή αίτησης διαγραφής. Ο γερμανικός νόμος περί σημάτων (Markengesetz) προβλέπει, στο άρθρο 50 παρ. 2 εδ. 2, 10ετή προθεσμία για την υποβολή αίτησης διαγραφής, αλλά μόνο όταν η διαγραφή ζητείται λόγω συνδρομής ορισμένων απολύτων λόγων απαραδέκτου, που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 2 αριθμ. 1, 2 ή 3.
21. Ένα επιπλέον μειονέκτημα της ισχύουσας γενικής 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας για την υποβολή αίτησης διαγραφής του σήματος (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, προβλεπόταν και στο άρθρο 17 παρ. 6 εδ. 1 του προϊσχύσαντος Ν. 2239/1994) είναι ότι αυτή «αχρηστεύει» στην ουσία τη ρύθμιση της αποδυνάμωσης που προβλέπει το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (τώρα κωδικοποιητικής οδηγίας 2008/95/ΕΚ), το οποίο θέτει ως προϋπόθεση, (και) για την αποδυνάμωση του δικαιώματος να ζητηθεί η διαγραφή του (συγκρουόμενου) μεταγενέστερου σήματος (βλ. σχετικά παρακάτω, αριθμ. 29 επ.), το να έχει ανεχθεί ο προγενέστερος δικαιούχος σήματος ή άλλου δικαιώματος, εν γνώσει του, τη χρήση του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος για περίοδο5 συνεχών ετών (εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος ήταν κακόπιστη).
22. Από τη ρύθμιση αυτή της οδηγίας συνάγεται, εξ αντιδιαστολής, ότι ο προγενέστερος δικαιούχος σήματος ή άλλου δικαιώματος (πρέπει να) έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του σήματος πριν από την πάροδο της ως άνω 5ετούς περιόδου .
23. Η «αχρήστευση» της ως άνω δυνατότητας, που παρέχει η οδηγία, με τη θέσπιση της γενικής 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας από την καταχώριση για την υποβολή αίτησης διαγραφής (ισχύον άρθρο 162 παρ. 4 εδ. 1 του Ν. 4072/2012) οφείλεται ακριβώς στο ότι η 5ετής περίοδος της ανοχής χρήσης του μεταγενέστερου σήματος αρχίζει, σύμφωνα με τη ρύθμιση της οδηγίας, το ενωρίτερο από τη γνώση, εκ μέρους του προγενέστερου δικαιούχου, της χρήσης του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος και όχι από την καταχώριση του τελευταίου.
24. Αν επομένως ο μεταγενέστερος σηματούχος δεν αρχίσει να χρησιμοποιεί το σήμα ταυτόχρονα με την καταχώρισή του αλλά μεταγενέστερα (όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 1 στοιχ. α΄ και παρ. 3 στοιχ. α΄ του Ν. 4072/2012, βλ. και παραπάνω αριθμ. 10), τότε η 5ετής περίοδος ανοχής δεν μπορεί να αρχίσει να τρέχει πριν από την ως άνω έναρξη χρήσης. Αν μάλιστα ο προγενέστερος δικαιούχος δεν έλαβε αμέσως γνώση της ως άνω χρήσης, αλλά, όπως μπορεί να συμβαίνει, λίγο ή πολύ μεταγενέστερα, τότε η 5ετής περίοδος ανοχής θα αρχίσει από αυτό το μεταγενέστερο χρονικό σημείο.
25. Σε περιπτώσεις όμως, όπως οι παραπάνω, η γενική 5ετής αποσβεστική προθεσμία της ισχύουσας διάταξης του άρθρου 162 παρ. 4 εδ. 1 του Ν. 4072/2012 για την υποβολή της αίτησης διαγραφής θα έχει συμπληρωθεί πριν από τη συμπλήρωση της 5ετούς περιόδου ανοχής (εφόσον βεβαίως δεν συντρέχει περίπτωση κακόπιστης κατάθεσης, οπότε δεν θα ισχύει η ως άνω 5ετής αποσβεστική προθεσμία, βλ. άρθρο 162 παρ. 4 εδ. 2 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει). Με δεδομένο μάλιστα ότι, όπως προαναφέρθηκε (βλ. παραπάνω, αριθμ. 10), ο μεταγενέστερος σηματούχος μπορεί να αρχίσει να κάνει χρήση του καταχωρισμένου σήματός του ακόμα και λίγο πριν από τη λήξη της 5ετίας από την καταχώριση του τελευταίου χωρίς να διατρέχει κίνδυνο έκπτωσης (βλ. άρθρο 160 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Ν. 4072/2012), αλλά και ακόμα μεταγενέστερα, εφόσον αποδείξει ότι η μη χρήση του καταχωρισμένου σήματος οφείλεται σε εύλογη αιτία (βλ. άρθρο 160 παρ. 3 στοιχ. α΄ του Ν. 4072/2012), υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχει καν αρχίσει η 5ετής περίοδος ανοχής όταν θα έχει ήδη συμπληρωθεί η γενική 5ετής αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 162 παρ. 4 εδ. 1 για την υποβολή της αίτησης διαγραφής.
26. Επομένως, σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, η μόνη δυνατότητα που απομένει στον προγενέστερο δικαιούχο σήματος ή άλλου δικαιώματος είναι η προσφυγή στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια με αίτημα την απαγόρευση χρήσης του μεταγενέστερου συγκρουόμενου σήματος (βλ. εκτενέστερα παραπάνω, αριθμ. 18-19).
27. Ενόψει των παραπάνω ανεπιεικών αποτελεσμάτων, στα οποία μπορεί να οδηγήσει ο ορισμός της γενικής 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης διαγραφής (άρθρο 162 παρ. 4 εδ. 1 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει), πρέπει να επικροτηθεί η μη πρόβλεψη, στο προτεινόμενο με το προαναφερθέν Σ/Ν νέο άρθρο 162, οποιασδήποτε προθεσμίας για την υποβολή της ως άνω αίτησης (πρβλ. και Ν.Ρόκα, Δίκαιον Σημάτων, 1978, σελ. 192, ο οποίος, ήδη υπό το κράτος του ΑΝ 1998/1939, είχε επισημάνει ότι «ο υπό του νόμου ορισμός προθεσμίας δια την άσκησιν διαγραφής είναι delegeferenda αμφιβόλου ορθότητος»).
28. Επισημαίνεται τέλος ότι η μη πρόβλεψη οποιασδήποτε γενικής αποσβεστικής προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης διαγραφής δεν θα οδηγήσει σε διαιώνιση της ανασφάλειας δικαίου για τον μεταγενέστερο σηματούχο σχετικά με την υπόσταση του καλόπιστα κατατεθέντος, καταχωρισμένου και χρησιμοποιούμενου σήματός του, τουλάχιστον όσον αφορά τη διαγραφή λόγω καταχώρισης παρά την ύπαρξη σχετικών λόγων απαραδέκτου. Το νομοθετικό αντίβαρο έναντι ενός τέτοιου κινδύνου μπορεί και πρέπει να αποτελέσει η (επιβαλλόμενη) εισαγωγή, στο προτεινόμενο νέο άρθρο 162 του Ν. 4072/2012, ρύθμισης που θα προβλέπει την αποδυνάμωση του δικαιώματος του προγενέστερου δικαιούχου σήματος ή άλλου δικαιώματος να ζητήσει τη διαγραφή του σήματος (βλ. εκτενέστερα αμέσως παρακάτω, υπό 2, αριθμ. 29 επ).
2. Ως προς την (αντίθετη προς την οδηγία) παράλειψη πρόβλεψης, στο ισχύον και στο προτεινόμενο με το Σ/Ν νέο άρθρο 162 του Ν. 4072/2012, ρύθμισης για την αποδυνάμωση του δικαιώματος να ζητηθεί η διαγραφή του σήματος λόγω ύπαρξης σχετικών λόγων απαραδέκτου και την ανάγκη εισαγωγής σχετικής ρύθμισης.
29. Όπως προαναφέρθηκε (βλ. παραπάνω, αριθμ. 7 και 28), η απάλειψη της γενικής 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας του ισχύοντος άρθρου 162 παρ. 4 εδ. 1 για την υποβολή αίτησης διαγραφής του σήματος θα πρέπει να συνοδεύεται από την εισαγωγή ρύθμισης, αντίστοιχης προς αυτή του άρθρου 127 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει, η οποία θα προβλέπει την αποδυνάμωση του δικαιώματος του προγενέστερου σηματούχου ή δικαιούχου άλλου δικαιώματος, κατά την έννοια του άρθρου 124 παρ. 2 και 3 αντίστοιχα, ο οποίος ανέχθηκε, εν γνώσει του, τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος για 5 συνεχή έτη, να ζητήσει τη διαγραφή του τελευταίου για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό χρησιμοποιήθηκε, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη.
30. Επισημαίνεται ότι ούτε στο ισχύον, ούτε στο προτεινόμενο με το κατατεθέν Σ/Ν νέο άρθρο 162 του Ν. 4072/2012, υπάρχει ρύθμιση που να αφορά την αποδυνάμωση του δικαιώματος του προγενέστερου σηματούχου ή δικαιούχου άλλου δικαιώματος να ζητήσει τη διαγραφή του μεταγενέστερου σήματος. Και τούτο παρά το γεγονός ότι ο προϊσχύσας Ν. 2239/1994 περιείχε σχετική ρύθμιση στο άρθρο 17 παρ. 2 στοιχ. β΄ (βλ. αντί πολλών Ν. Ρόκα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, 2η έκδ. 2011, § 26/10, σελ. 154 επ., Σουφλερό, σε Τιμ. Τόμο Ν.Κ.Ρόκα, ό.π., σελ. 949, αριθμ. 11), και παρά το γεγονός ότι ανάλογη ρύθμιση προβλεπόταν και στο άρθρο 162 παρ. 5 του Πολυνομοσχεδίου της 22.3.2012 (βλ. και την από 22.3.2012 αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 162 του ως άνω Πολυνομοσχεδίου και σχετικά Σουφλερό, ό.π., σελ. 951, αριθμ. 16), η οποία όμως δεν περιλήφθηκε τελικά στον ψηφισθέντα Ν. 4072/2012, πράγμα το οποίο είναι πιθανόν να οφείλεται στο ότι, όπως προαναφέρθηκε, η πρόβλεψη, στο τελικώς ψηφισθέν κείμενο του άρθρου 162 παρ. 4 του ως άνω νόμου, της γενικής 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας, από την καταχώριση του σήματος, για την υποβολή αίτησης διαγραφής, «αχρήστευε» στην ουσία τη ρύθμιση της αποδυνάμωσης (βλ. εκτενέστερα παραπάνω, αριθμ. 21-26).
31. Η ως άνω παράλειψη όμως δεν είναι σύμφωνη προς την - αναγκαστικού δικαίου - ρύθμιση του άρθρου 9 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (τώρα κωδικοποιητικής οδηγίας 2008/95/ΕΚ), η οποία, αποβλέποντας στην ασφάλεια δικαίου (βλ. 11η αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 89/104 ΕΟΚ και 12η αιτιολογική σκέψη της κωδικοποιητικής οδηγίας 2008/95/ΕΚ) και κατʼ επέκταση στην προστασία του μεταγενέστερου σηματούχου, μετά από μια στάθμιση των συμφερόντων του τελευταίου και των συμφερόντων του προγενέστερου σηματούχου (βλ. ΔΕΕ, απόφαση «Budweiser» της 22.9.2011 (υπόθ. C-482/09, ΕΕμπΔ 2011, 937, σκέψη 34) προβλέπει την αποδυνάμωση, τόσο του δικαιώματος να ζητηθεί η απαγόρευση χρήσης του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος, όσο και του δικαιώματος να ζητηθεί η διαγραφή (ακύρωση) του τελευταίου (βλ. σχετικά Σουφλερό, σε Τιμ. Τόμο Ν.Κ.Ρόκα, ό.π., σελ. 948, αριθμ. 9-10).
32. Σημειωτέον ότι η ρύθμιση του άρθρου 127 του Ν. 4072/2012 αναφέρεται μόνο στην αποδυνάμωση του δικαιώματος του προγενέστερου δικαιούχου σήματος ή άλλου δικαιώματος, να ζητήσει την απαγόρευση χρήσης του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος, όχι όμως και του δικαιώματος να ζητήσει τη διαγραφή του τελευταίου. Επισημαίνεται ότι στον προϊσχύσαντα Ν. 2239/1994 συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο, υπήρχε δηλ. ρύθμιση για την αποδυνάμωση του δικαιώματος του προγενέστερου σηματούχου ή δικαιούχου άλλου δικαιώματος να ζητήσει τη διαγραφή του μεταγενέστερου σήματος (άρθρο 17 παρ. 2 στοιχ. β΄ του , Ν. 2239/1994), όχι όμως και ρύθμιση για την αποδυνάμωση του δικαιώματος του προγενέστερου δικαιούχου σήματος ή άλλου δικαιώματος, να ζητήσει την απαγόρευση χρήσης του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος, πράγμα που είχε επισημανθεί στη θεωρία (βλ. ενδεικτικά Μαρίνο, Η ένσταση αποδυνάμωσης δικαιώματος στο νέο δίκαιο των σημάτων, ΧρΙΔ 2003, 865, 866 επ., τον ίδιο, Προστασία προγενέστερου σήματος από τη χρήση χρονικά μεταγενέστερου, ΧρΙΔ 2005, 860, 863 επ., τον ίδιο, Δίκαιο Σημάτων, 2007, σελ. 350, Σουφλερό, σε Τιμ. Τόμο Ν.Κ.Ρόκα, ό.π., σελ. 949, αριθμ. 12, Κινινή, Η απαγόρευση χρήσης διακριτικών γνωρισμάτων με ασφαλιστικά μέτρα, σε συλλ. τόμο «Τα ασφαλιστικά μέτρα στο εμπορικό δίκαιο» - 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 2005, σελ. 195, 254 επ., Βενιέρη, Η προστασία σήματος έναντι άλλου σήματος ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, ΔΕΕ 2006, 585, 589 επ., Συνοδινό, Παρατ. στην ΜΠρΑθ 8784/2003, ΔΕΕ 2004, 275 επ., Ψάρρα, εις Δίκαιο Σημάτων (επιμ. Ν.Ρόκα), 1996, άρθρο 32, αρ.14, σελ. 352 επ., όλοι με περαιτέρω παραπομπές)
33. Το ως άνω κενό του Ν. 4072/2012 δεν μπορεί να καλυφθεί με την εφαρμογή άλλων γενικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως της ΑΚ 281 (ειδικότερη περίπτωση εφαρμογής της οποίας αποτελεί η ένσταση αποδυνάμωσης δικαιώματος). Τούτο δε διότι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ως άνω διάταξης, όπως έχουν διαμορφωθεί από τη θεωρία και τη νομολογία, είναι – τουλάχιστον εν μέρει – διαφορετικές από τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 της οδηγίας (βλ. εκτενέστερα αντί πολλών Μαρίνο, Η ένσταση αποδυνάμωσης δικαιώματος στο νέο δίκαιο των σημάτων, ΧρΙΔ 2003, 865, 869 επ., Σουφλερό, σε τιμητικό τόμο Ν.Κ.Ρόκα, ό.π., σελ. 957, αριθμ. 31, και οι δύο με περαιτέρω παραπομπές), το οποίο (άρθρο 9 της οδηγίας), όπως αποφάνθηκε το ΔΕΕ στην προαναφερθείσα πρόσφατη απόφασή του «Budweiser» της 22.9.2011 (βλ. παραπάνω, αριθμ. 31) είναι πλήρους εναρμόνισης (σκέψη 33), εισάγει δηλ. αποκλειστική ρύθμιση, η οποία δεν επιτρέπει, σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, την εφαρμογή εθνικών διατάξεων που οδηγούν σε αποκλίνοντα αποτελέσματα, ενώ εξάλλου η έννοια της «ανοχής» ως προϋπόθεσης για την αποδυνάμωση του ως άνω δικαιώματος, συνιστά αυτόνομη έννοια του ενωσιακού δικαίου, η οποία πρέπει να έχει την ίδια σημασία και το ίδιο περιεχόμενο σε όλα τα κράτη μέλη (σκέψη 37), πράγμα που αποκλείει επίσης την πρόσδοση σε αυτή διαφορετικού περιεχομένου στις διάφορες εθνικές έννομες τάξεις (βλ. εκτενή σχολιασμό της ως άνω απόφασης «Budweiser» από Σουφλερό, σε Τιμ. Τόμο Ν.Κ.Ρόκα, ό.π., σελ. 974 επ., αριθμ. 54-62, με περαιτέρω παραπομπές).
34. Εν όψει των παραπάνω, θα πρέπει να περιληφθεί στο προτεινόμενο με το ως άνω κατατεθέν Σ/Ν νέο άρθρο 162 του Ν. 4072/2012 σχετική ρύθμιση, αντίστοιχη προς αυτή του άρθρου 127 παρ. 1 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Η αίτηση διαγραφής λόγω ακυρότητας για τους λόγους του άρθρου 124 δεν μπορεί να ασκηθεί από δικαιούχο προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου 124, ο οποίος ανέχθηκε εν γνώσει του τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος για περίοδο πέντε συνεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη. Σε περίπτωση που το μεταγενέστερο σήμα έχει καταχωρισθεί για περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες, το προηγούμενο εδάφιο ισχύει μόνο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό χρησιμοποιήθηκε».
35. Η προτεινόμενη εισαγωγή μιας τέτοιας ρύθμισης (η οποία αποτελεί ελαφρώς βελτιωμένη εκδοχή της ρύθμισης του άρθρου 17 παρ. 2 στοιχ. β΄ του προϊσχύσαντος Ν. 2239/1994), εκτός του ότι θα συνιστά συμμόρφωση προς το άρθρο 9 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (τώρα κωδικοποιητικής οδηγίας 2008/95/ΕΚ), επιβάλλεται και για τον επιπλέον λόγο, ότι με αυτή αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος ανασφάλειας δικαίου που μπορεί να συνεπάγεται για τον μεταγενέστερο σηματούχο η προαναφερθείσα απάλειψη της 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας από την καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος για την υποβολή αίτησης διαγραφής που προβλέπει η (ακόμα) ισχύουσα διάταξη του άρθρου 162 παρ. 4 εδ. 1 του Ν. 4072/2012, τουλάχιστον όσον αφορά τον κίνδυνο διαγραφής του καλόπιστα κατατεθέντος και καταχωρισμένου σήματός του, μετά από πολυετή (δηλ. τουλάχιστον 5ετή) χρήση του τελευταίου στις συναλλαγές, λόγω συνδρομής κάποιου από τους σχετικούς λόγους απαραδέκτου του άρθρου 124 του Ν. 4072/2012 (βλ. και παραπάνω, αριθμ. 28). Και τούτο διότι μετά την πάροδο της ως άνω 5ετούς περιόδου ανοχής, από τον προγενέστερο δικαιούχο, της ως άνω χρήσης, ο τελευταίος δεν θα μπορεί πλέον να ζητήσει τη διαγραφή του μεταγενέστερου καταχωρισμένου και χρησιμοποιούμενου σήματος.
ΙΙΙ. Συμπέρασμα
36. Η ρύθμιση της διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας στο Πολυνομοσχέδιο της 11.4.2013 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση (βλ. παραπάνω, αριθμ. 6-28). Ωστόσο, η απάλειψη, στο ως άνω Σ/Ν, της ισχύουσας γενικής 5ετούς αποσβεστικής προθεσμίας για την υποβολή αίτησης διαγραφής, θα πρέπει να συνοδεύεται από την απάλειψη της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του προτεινόμενου νέου άρθρου 162, η οποία καθίσταται πλέον άνευ αντικειμένου (βλ. παραπάνω, αριθμ. 7). Παράλληλα, θα πρέπει να εισαχθεί στο προτεινόμενο με το ως άνω κατατεθέν Σ/Ν νέο άρθρο 162 του Ν. 4072/2012 διάταξη, αντίστοιχη προς αυτή του ισχύοντος άρθρου 127 παρ. 1 του ίδιου νόμου Ν. 4072/2012, που θα ρυθμίζει την αποδυνάμωση του δικαιώματος να ζητηθεί η διαγραφή του σήματος λόγω ύπαρξης σχετικών λόγων απαραδέκτου (βλ. παραπάνω, αριθμ. 29-35), όπως προέβλεπε και το άρθρο 17 παρ. 2 στοιχ. β΄ του προϊσχύσαντος Ν. 2239/1994, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (τώρα κωδικοποιητικής οδηγίας 2008/95/ΕΚ).
